六安市宏泰家电有限责任公司与广州市松田宝电器有限公司商标许可使用合同纠纷案

广　东　省　广　州　市　中　级　人　民　法　院
民　事　判　决　书

(2005)穗中法民三知初字第565号

　　原告(反诉被告)：六安市宏泰家电有限责任公司。住所地：安徵省六安市皖西路167号。
　　法定代表人：黄玲，总经理。
　　诉讼代理人：曹敏，男，汉族，1979年6月2日出生，住安徽省肥西县新仓镇中心小学宿舍，该公司员工。
　　诉讼代理人：朱文兵，该公司员工。
　　被告(反诉原告)：广州市松田宝电器有限公司。住所地：广东省广州市花都区花山镇小布工业区。
　　法定代表人：毕伯广，总经理。
　　诉讼代理人：谭维红，广东粤兴律师事务所律师。
　　原告(反诉被告)六安市宏泰家电有限责任公司与被告(反诉原告)广州市松田宝电器有限公司商标许可使用合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)六安市宏泰家电有限责任公司的诉讼代理人曹敏，被告(反诉原告)广州市松田宝电器有限公司的诉讼代理人谭维红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　原告六安市宏泰家电有限责任公司(以下称“宏泰公司”)诉称，2004年2月25日，原告和被告在合肥市签订了关于注册商标为“香雪海”的商标使用许可合同，原告将其持有的“香雪海”商标允许被告在其生产的空调产品上使用，合同总金额为50万元整。根据该合同有关于商标许可使用费用的约定：在合同签订时被告应支付给原告商标许可使用费用5万元，2004年8月30日前被告应再支付5万元整，其余费用于每年4月1日前支现金10万元整。合同签订时被告支付了5万元的使用费用，截止到2005年4月1日，被告应支付给原告15万元商标许可费用，但被告却始终没有支付。原告为此多次要求被告支付，但被告一直置之不理。请求本院判令：1、被告支付给原告商标许可使用费用15万元及其利息3000元;2、被告承担本案全部诉讼费用。
　　被告广州市松田宝电器有限公司(以下称“松田宝公司”)辩称，1、原告的行为构成根本性违约，根据合同第5条第3项的规定，本案商标许可是独占许可。原告有义务使被告能够完全独占商标的使用权，但原告没有履行该义务，使被告无法使用涉案的商标获得预期的经济利益。2、根据商标法的规定，如果《商标许可使用合同》没有经过商标局备案是不能对抗善意第三人的。《商标许可使用合同》如果没有备案，我们不能进行产品的推广、宣传，我方没有享受到独占商标的使用权。签订《商标许可使用合同》之前，被告通过一些调查得知原告把本案商标许可给了别人，原告采取了欺骗方式。3、根据《补充协议》，原告许可了被告和上海市香雪海电冰箱有限公司使用涉案商标，这也侵害了我方独占使用权。请求驳回原告的诉讼请求。
　　反诉原告松田宝公司诉称，2004年2月25日，反诉原告和反诉被告签订了关于注册商标为“香雪海”的商标使用许可合同，合同签订后，反诉原告曾多次要求反诉被告把许可合同报商标局备案，以利反诉原告进行产品宣传和市场开拓，但均遭拒绝。因经销商无法通过备案检索确认反诉原告是“香雪海”商标的合法被许可人直接导致使用该商标的合法性不断遭到质疑，根本无法进行产品宣传和市场开拓。反诉被告在与反诉原告签订“香雪海”商标许可使用合同之前已经与他人签订了“香雪海”商标许可使用合同，许可他人在其生产的空调器上使用“香雪海”商标。反诉被告2004年2月25日与反诉原告签订“香雪海”商标许可使用合同和补充协议后，又把“香雪海”商标许可浙江上工电器有限公司使用，并于2004年9月6日获得国家商标局备案。随后又把“香雪海”商标许可慈溪市飞江电器厂使用，并于2005年2月1日获得国家商标局备案。严重侵犯反诉原告享有的“香雪海”商标独占使用权。2005年10月18日更把“香雪海”商标转让给浙江上工电器有限公司。根据补充协议第一条，要求反诉原告在自己生产的牌空调产品的包装上和宣传广告资料上标注上海市香雪海电冰箱有限公司的企业名称和地址，变更上海市香雪海电冰箱有限公司为“香雪海”商标的实际使用人。按照反诉被告的要求标注上海市香雪海电冰箱有限公司的企业名称，不但违反了商标法第四十条第二款的禁止性规定，而且还将自己依法取得的“香雪海”商标独占使用权无偿让与他人，反诉原告不得不放弃这些“香雪海”牌空调产品的包装和广告宣传资料，放弃“香雪海”牌空调产品的生产，造成巨大经济损失。请求判令：1、驳回反诉被告的全部诉讼请求，终止反诉原告和反诉被告的“香雪海”商标许可使用合同关系。2、反诉被告向反诉原告返还商标使用费50000元。3、本案的诉讼费用全部由反诉被告承担。
　　反诉被告宏泰公司辩称，1.反诉原告的反诉不能成立。商标许可使用合同是否备案不导致合同无法履行或无效。反诉原告没有证据证明商标许可使用合同因没有备案而导致无法履行。我方已经申请对商标许可使用合同进行备案，但相关文件没有下达。2.反诉被告有权转让商标给浙江上工电器有限公司使用。合同当中并没有约定不可以转让本案商标。3.补充协议有反诉原告的签名、盖章，是其真实意思表示，这证明反诉被告没有欺诈行为。4。反诉原告没有证据证明其多次向反诉被告说明不再履行商标许可使用合同。请求法院驳回反诉原告的全部诉讼请求。
　　经审理查明， 原告向国家工商行政管理总局申请“香雪海”文字及图形商标，并获得注册，商标注册证号为第1359318号，注册有效期限为自2000年1月28日至2010年1月27日，商标注册类别为第11类，核定使用商品范围是：热水器；烤箱；烹调器；电力煮咖啡机；电油炸锅；电热水器；微波炉(厨房用具)；制冰机和设备；冰柜；冷却设备和装置；冰箱；空气调节器；厨房用抽油烟机；个人用电风扇；家用干衣机(电烘干)；电吹风；水消毒器；消毒碗柜；饮水机；小型取暖器。
　　2004年2月25日，宏泰公司(甲方)与松田宝公司(乙方)签订了《香雪海牌商标使用许可合同》，该合同的主要内容包括：第一条第一款：甲方同意乙方在合同有效期内，组织生产的空调产品及其外包装、合格证、保修卡、产品使用说明书等一切有关宣传资料上使用香雪海商标；第二条：本合同有效期限：从2004年3月1日起至2009年4月1日止；第三条第一款：商标使用费为：伍拾万元整；第三条第二款：支付时间及方式：在本合同签订时支付现金伍万元整，其余费用由乙方于2004年8月30日前支付现金伍万元整，余下费用于每年4月1日前支付现金壹拾万元整给甲方；第五条第三款：如乙方在合同规定的日期内如数支付商标使用费，甲方不得自行生产或许可其它企业或个人在空调产品上使用1359318号香雪海商标，否则赔偿乙方人民币贰拾万元整及其它因此造成的一切经济损失。
　　同一天，宏泰公司(甲方)、松田宝公司(乙方)、上海市香雪海电冰箱有限公司(丙方)签订了《补充协议》，该协议约定：丙、甲方同意许可给乙方的香雪海空调产品的包装上及广告宣传资料上使用丙方的企业名称及地址；甲方于2003年3月1日前，许可生产的香雪海牌空调的售后服务及市场侵权问题都由甲方全权负责；在签订合同的三个月内，甲方负责将本合同转交国家商标局备案，费用由甲方承担，有关证书及时寄达给乙方。
　　合同签订后，松田宝公司向宏泰公司支付了50000元商标使用费。
　　2004年4月18日，宏泰公司委托安徽新安商标事务有限公司办理商标使用许可合同备案申请，申请备案的许可人为宏泰公司，被许可人为松田宝公司，许可使用合同生效日期：2004年3月1日，许可使用合同终止日期：2009年4月1日，商标注册号：1359318，类别：11类；商品/服务项目：空调。
　　安徽新安商标事务有限公司2006年2月20日出具《证明》：六安市宏泰家电有限责任公司许可广州市松田宝电器有限公司使用“香雪海”图文商标(商标注册号为：1359318)。该商标使用许可合同六安市宏泰家电有限责任公司委托我公司办理了商标使用许可合同备案申请，我公司已向国家商标局提出了备案申请，但国家商标局的商标备案通知书一直没有下发。
　　空调在国家工商行政管理总局商标局颁发的《类似商品和服务区分表2002》当中所在的类别为第十一类1106小类。
　　根据国家商标局的商标备案记录，2003年3月28日，原告将涉案商标许可给南海市日彩空调设备有限公司使用，许可使用商品为空气调节器，许可使用期限至2004年3月27日。
　　南海市日彩空调设备有限公司现已更名为佛山市南海区日彩空调设备有限公司。
　　原告于庭后向本院提交了佛山市南海区日彩空调设备有限公司和罗爱明的证明，都证明其与原告的商标许可使用合同履行至2003年9月27日，其中佛山市南海区日彩空调设备有限公司的证明是复印件。被告向法庭提交了该证明的原件，同时提交了一份佛山市南海区日彩空调设备有限公司出具的相反证明，证明前述合同的履行期限没有变更，而是一直履行到2004年3月27日。
　　另查，被告印制了《2005香雪海空调产品手册》。该手册封底载明了“上海市香雪海电冰箱有限公司监制，广州市松田宝电器有限公司，生产基地：广州市花都小布工业区”等信息。
　　另查明，2004年10月18日，原告将涉案商标许可浙江上工电器制造有限公司使用，许可使用商品为冰箱、冰柜、制冰机和设备。该合同在国家商标局备案。冰箱、冰柜、制冰机和设备在国家工商行政管理总局商标局颁发的《类似商品和服务区分表2002》当中所在的类别为第十一类1105小类。
　　2005年1月25日，原告将涉案商标许可慈溪市飞江电器厂使用，许可使用商品为饮水机。该合同也在国家商标局备案。饮水机在国家工商行政管理总局商标局颁发的《类似商品和服务区分表2002》当中所在的类别为第十一类1110小类。
　　再查明，国家工商行政管理局于2006年3月7日发布公告，涉案商标转让给了浙江上工电器制造有限公司。
　　本院认为， 原被告双方签订的《香雪海牌商标使用许可合同》是双方真实意思表示，合同当事人均应当按照合同的约定全面履行自己的义务。
　　根据合同约定，在松田宝公司在合同规定的日期内如数支付商标使用费情况下，宏泰公司不得自行生产或许可其它企业或个人在空调产品上使用1359318号香雪海商标，本院认为涉案合同性质为独占许可合同。而原告在涉案合同签定之前将涉案商标许可给南海市日彩空调设备有限公司在空气调节器上使用，使用期限为2003年3月28日－2004年3月27日，这使得被告在2004年3月1日至27日之间27天时间不能成为涉案商标的独占许可人，宏泰公司的行为违反了合同约定。但涉案合同的有效期是从2004年3月1日起至2009年4月1日止，27天时间的非独占许可期间尚不会对松田宝公司的利益造成重大损失，宏泰公司的行为不构成根本性违约。同时由于松田宝公司在其反诉诉讼请求当中没有要求宏泰公司对其违约行为支付违约金，因此，本案也不作处理。
　　对于宏泰公司将涉案商标许可浙江上工电器制造有限公司以及慈溪市飞江电器厂使用等的事实，本院认为，宏泰公司许可给该两公司使用商品为冰箱、冰柜、制冰机和设备以及饮水机，而非宏泰公司许可给松田宝公司使用的空调，这些商品虽然在类似商品区分表当中属于同一大类但属于不同小类，因此，宏泰公司的许可行为不构成违约。
　　对于涉案合同没有经过国家工商行政管理局商标局备案的问题。本院认为，宏泰公司虽然没有完成对涉案合同的备案手续，但涉案合同成立即生效，并不是以备案为生效要件。商标许可使用合同没有备案并不导致合同无效或者合同无法履行使得被许可方合同目的落空。松田宝公司以合同没有备案为由，认为其不能进行产品的推广、宣传，没有享受到独占商标的使用权而要求本院终止涉案合同的履行的主张不能成立，对于其要求终止履行合同并要求宏泰公司返还50000元商标使用费的诉讼请求本院不予支持。
　　松田宝公司还主张宏泰公司许可了其和上海市香雪海电冰箱有限公司共同使用涉案商标，侵害其商标独占使用权，本院认为，宏泰公司、松田宝公司、上海市香雪海电冰箱有限公司三方签订的《补充协议》明确约定上海市香雪海电冰箱有限公司、宏泰公司同意给松田宝公司的香雪海空调产品包装上及广告宣传资料上使用上海市香雪海电冰箱有限公司的企业名称及地址，这是松田宝公司根据合同获得的权利，现松田宝公司主张宏泰公司许可了其与上海市香雪海电冰箱有限公司共同使用涉案商标，侵害其商标独占使用权，与三方签定的《补充协议》原意相悖，对于松田宝公司的该项主张本院不予支持。
　　根据松田宝公司印制的《2005香雪海空调产品手册》，可以认定松田宝公司在2005年仍然在使用涉案商标，松田宝公司应该根据涉案的合同支付商标使用费，而松田宝公司没有根据合同约定支付剩余的商标使用费，应承担违约责任。
　　综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第八条第二款、第六十条第一、二款、第九十四条第(四)项、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十六条的规定，判决如下：
　　一、被告广州市松田宝电器有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告六安市宏泰家电有限责任公司商标许可使用费150000元及利息3000元。
　　二、驳回反诉原告广州市松田宝电器有限公司的反诉请求。
　　本案本诉案件受理费4570元由被告广州市松田宝电器有限公司负担，反诉案件受理费2010元由反诉原告广州市松田宝电器有限公司负担。(本诉案件受理费原告已预交，本院不退回，由被告在履行本判决时一并支付)。
　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。

审　判　长　陈伟民   
代理审判员　沈学晖   
代理审判员　王　维  

二00六年六月五日

书　记　员　江闽松