北京市紫微星实业总公司与沈阳市三众新型建材机械研究院等技术转让合同纠纷案

北 京 市 第 二 中 级 人 民 法 院
民 事 判 决 书

(2003)二中民初字第05996号

    原告北京市紫微星实业总公司，住所地北京市顺义区城西小中河西岸。 
    法定代表人梁桂林，总经理。 
    委托代理人吴旭春，北京市北斗律师事务所律师。 
    委托代理人郝瀚，北京市北斗律师事务所律师。 
    被告沈阳市三众新型建材机械研究院，住所地辽宁省沈阳市于洪区东民屯铁西工业园区。 
    法定代表人王鼎，院长。 
    被告沈阳市三众新型建材机械制造有限公司，住所地辽宁省沈阳市于洪区东民屯铁西工业园区。 
    法定代表人王鼎，经理。 
    被告王鼎，男，汉族，1957年3月4日出生，沈阳市三众新型建材机械研究院院长、沈阳市三众新型建材机械制造有限公司经理，住辽宁省沈阳市黄姑区泰山路69号3栋122。 
    以上三被告之共同委托代理人蒙文学，辽宁万事达律师事务所律师。 
    原告北京市紫微星实业总公司（以下简称紫微星公司）与被告沈阳市三众新型建材机械研究院（以下简称三众研究院）、被告沈阳市三众新型建材机械制造有限公司（以下简称三众机械公司）、被告王鼎技术转让合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2003年2月26日公开开庭进行了审理。原告紫微星公司的委托代理人吴旭春、郝瀚，被告三众研究院、三众机械公司、王鼎的共同委托代理人蒙文学到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 
    原告紫微星公司起诉称：原告与三众研究院分别于1999年12月1日和2000年5月29日签订了技术转让合同书及补充协议书，原告为甲方，三众研究院为乙方。其主要内容为：乙方向甲方转让工业灰渣混凝土空心隔墙条板成套生产设备工业化生产技术，其中包括专利号为ZL95230961.0的实用新型专利技术；转让费为2000万元，甲方分期支付；乙方转让的技术如有疵漏，应及时更正和完善，如仍达不到合同规定的技术指标，应将转让费全额返还甲方。原告与三众机械公司分别于1999年12月24日及2000年5月29日签订了关于成立北京市紫微星三众建材机械制造有限责任公司的合同及补充协议书。原告依约分别于1999年12月27日、2000年1月21日、2000年5月29日向三众研究院和王鼎支付转让费共计1360万。在合同履行过程中，原告得知合同中涉及的专利技术的权利人为沈阳市三维发展实业公司，而非三众研究院，且国家知识产权局依据合肥金马科技发展有限责任公司于1996年12月23日提出的撤销专利申请，于2000年7月4日撤销了该项专利。原告认为，涉案专利技术的合法有效，是涉案技术转让合同的基础，现该专利已被撤销，将直接导致双方签订的合同无效。三众研究院、三众机械公司在明知该专利被他人申请撤销的事实情况下仍然与原告签订合同，对原告构成了欺诈。三众研究院为非法人资格的私营独资企业，作为该企业的投资人，王鼎应对该企业债务承担连带责任。故原告诉至法院，请求判令原告与三众研究院所签订的技术转让合同及补充协议书无效；判令三被告连带向原告返还技术转让费1360万元并按中国人民银行的同期逾期贷款利率支付利息；判令三被告承担本案诉讼费用。 
    被告三众研究院答辩称：该院在与原告签订协议之时，根本不知道该专利被申请撤销的事实，也不知道专利局决定撤销该专利的事实；该专利被撤销的原因，不是其不具有新颖性、创造性和实用性，而是由于专利权人不知道他人提出撤销申请而未陈述意见，在专利审查程序上有过失造成的；专利权人没有恶意给原告造成损失，请求驳回原告的诉讼请求。 
    被告三众机械公司答辩称：该公司并非涉案技术转让合同的当事人，与此纠纷无关，请求驳回原告的诉讼请求。 
    被告王鼎答辩称：原告将其作为诉讼主体没有依据，请求驳回原告的诉讼请求。 
    本院经审理查明以下事实：1999年12月1日，紫微星公司与三众研究院签订了一份项目名称为“工业灰渣混凝土空心隔墙条板成套生产设备工业化生产技术”的合同书。双方约定：由三众研究院向紫微星公司转让工业灰渣混凝土空心隔墙条板成套生产技术设备工业化流水线的制造技术，该生产线包括以下9部专机设备：FBJ-901C2悬浮式空心条板成型机、DJQ750叠层式强制式拌机组、QJ400-2空心条板切割锯、DQ91-1型玻璃纤维短切机、GP64型骨料破碎机、FBJ90-C型成型机机电控箱、YBC-6运板车、DD98震动筛、VC-55供料车；三众研究院在收到紫微星公司付款后10日内，将上述9部设备的技术图纸提供给紫微星公司，并派技术人员到紫微星公司进行技术培训和指导；根据转让设备所生产出的空心隔墙条板产品要符合国家建设部发布的行业标准（IG3063－1999）；技术转让费3500万元，支付方式为：1999年12月份支付500万元，2000年1月份支付500万元，2000年2月份支付500万元，2000年3月份支付500万元，2000年4月份支付500万元，余下1000万元作为合作项目中三众机械公司的投资；如一方违约，按照总交易额的10％承担对方的经济损失，并按照有关合同法的规定执行。2000年5月29日，双方以协议形式对原合同进行了部分修改，约定沈阳市三众发展实业公司（以下简称三众发展实业公司）已授权三众研究院同意紫微星公司使用三众发展实业公司所有的“多孔墙板挤压机”实用新型专利技术；三众研究院自协议签订之日起10日内，在紫微星公司将转让技术的设备图纸、技术文件资料、装配工艺要求、设计大纲、生产隔墙板原材料所有配方及制板工艺文件等提供给紫微星公司，并由该公司验收；三众研究院协助紫微星公司对使用本技术生产出的产品进行鉴定验收工作，并达到已约定的验收标准；成交额为2000万元，支付方式为：按原合同紫微星公司已付三众研究院技术转让费860万元，在已付此款基础上，5月份支付500万元，6月份支付340万元，7-8月底支付300万元。对违约责任，双方约定：紫微星公司如不按协议规定的时间、数量向三众研究院支付技术转让费，应按银行和合同法关于延期付款的规定向紫微星公司偿付违约金；三众研究院如不按协议规定的时间、数量及质量向紫微星公司交付本技术的全套资料，应向紫微星公司偿付相当于技术转让费10%的违约金；三众研究院如擅自将本技术向第三方扩散、转让，应将技术转让费全额返还紫微星公司，并承担紫微星公司因此所受的损失；三众研究院转让给紫微星公司的技术如有疵漏，应及时更正和完善，如仍达不到合同规定的经济技术指标，应将技术转让费全额返还紫微星公司，并赔偿其因此所受的损失。 
    在履行上述合同过程中，紫微星公司于1999年12月27日至2000年5月29日，共向三众研究院支付技术转让费1360万元。三众研究院向紫微星公司交付了35册技术转让文件，包括：图纸19册、加工件标准价格4册、外购件标准价格4册、外协加工件业务书4册、销售管理1册、售服工作管理制度及应知应会1册、售服档案1册、专利项目证书1册。紫微星公司于2000年1月3日对上述技术资料进行了签收。 
    2000年9月，原告得知其在合同中依约定取得专利使用权的“多孔墙板挤压机”实用新型专利权已于2000年7月被国家知识产权局依法撤销，紫微星公司遂中止了合同的履行。 
    另查，“多孔墙板挤压机”实用新型专利由沈阳市三维发展实业公司（以下简称三维公司）于1995年4月26日向原国家专利局申请，并于1996年7月31日获得授权，专利号为ZL95230961.0。该公司的法定代表人为王鼎。三维公司后更名为三众发展实业公司，法定代表人仍为王鼎。1998年7月，三众发展实业公司被工商行政管理部门吊销营业执照。合肥金马科技发展有限责任公司曾于1996年12月向原国家专利局申请撤销“多孔墙板挤压机”实用新型专利权。在行政审查期间，专利行政管理部门未收到该项专利权所有人的书面答复。国家知识产权局于2000年7月4日作出了撤销该专利的决定，并于2000年7月28日作出了撤销该专利权请求的审查决定书。在该行政决定作出后的3个月内，国家知识产权局专利复审委员会未收到该项专利权所有人提出的复审请求。 
    再查，紫微星公司与三众机械公司于1999年12月24日签订了“关于成立北京市紫微星三众建材机械制造有限责任公司”的联营合同书，双方约定由紫微星公司与三众机械公司共同出资组建北京市紫微星三众建材机械制造有限责任公司（以下简称紫微星三众公司），由该公司制造、销售包括工业灰渣混凝土空心墙板成套设备在内的产品；在该公司中，紫微星公司占70％股份，三众机械公司占30％股份，并按照此份额分享利润，承担风险；该公司总投资额为5000万元，由紫微星公司出资3500万元，由三众机械公司出资1500万元（包括500万元设备）。双方还在合同中就其他条款进行了约定。1999年12月，紫微星三众公司正式成立。2000年5月29日，紫微星公司与三众机械公司又对原联营合同进行了部分修改，约定紫微星三众公司由紫微星公司全部出资；在该公司中，紫微星公司占95％股份，三众机械公司占5％股份。三众机械公司在履行上述联营合同过程中，于1999年12月26日至2000年2月21日向紫微星三众公司提供了部分工业灰渣混凝土空心隔墙条板成套设备。从2000年4月至7月，紫微星三众公司对外销售了三众机械公司提供的部分工业灰渣混凝土空心隔墙条板成套设备。 
    诉讼中，双方均认可“多孔墙板挤压机”技术构成了在本案中所转让的工业灰渣混凝土空心隔墙条板成套生产技术设备工业化生产线技术的重要组成部分。 
    对于三众研究院应交付的技术资料，紫微星公司称未收到技术配方，三众研究院虽称已经交付，但未提供相应证据。此外，三众研究院向法庭提供了两份紫微星三众公司对外销售涉案技术产品的合同，用以证明紫微星公司已经掌握了涉案转让的技术。对此，紫微星公司称，紫微星三众公司销售的系三众机械公司为履行联营合同的投资条款而提供的其自行生产的成套产品。至今，三众研究院未能按约定使紫微星公司掌握涉案转让的技术，但是在本案中，只追究被告因“多孔墙板挤压机”专利被撤销所引发的责任。 
    上述事实，有紫微星公司与三众研究院签订的“工业灰渣混凝土空心隔墙条板成套生产技术设备工业化生产技术”的合同及补充合同、紫微星公司与三众机械公司签订的“关于成立北京市紫微星三众建材机械制造有限责任公司”的合同及补充合同、技术资料交接记录、付款凭证、专利文件、专利审查决定书、供销合同、营业执照、法庭记录以及双方当事人的陈述等在案佐证。 
    本院认为：紫微星公司与三众研究院签订的技术转让合同系双方当事人真实意思的表示，双方之间的权利、义务关系明确。“多孔墙板挤压机”实用新型专利权在双方签署合同之时仍处于有效状态，虽然已有案外人申请撤销该项专利权这一事实，但是根据专利的有关特点，在某一项专利存续期间，可能出现被他人申请撤销或无效的客观事实，专利行政管理部门会依据有关法规审查专利的合法性，因此，申请撤销或无效程序并不必然导致一项专利权的灭失。对紫微星公司称三众研究院在签约时存有恶意的说法，依据不足。“多孔墙板挤压机”实用新型专利权现虽已被撤销，但是鉴于在同一发明主题下，可以申请并获得多项专利权，紫微星公司未能以充分证据证明该专利系抄袭取得，亦未能证明三众研究院在专利审查撤销阶段未予答复的行为以及对专利权最终被撤销的结果具有主观过错，因此，对紫微星公司称三众研究院具有欺诈行为，并据此请求确认合同无效的主张，本院不予支持。 
    诉讼中，双方均认可“多孔墙板挤压机”技术构成了涉案受让技术的关键环节，而依据双方的约定，三众研究院保证紫微星公司享有使用该项专利技术的权利。现因该项专利权被撤销，导致紫微星公司从根本上丧失了使用该项专利技术的权利，如继续使用将存在侵犯他人专利权的可能，从而违背了紫微星公司受让该技术的初衷，亦无法实现预期的合同目的，故三众研究院对此应承担相应的责任。对三众研究院称单位住所地改变而未能收到专利行政管理部门的函件，导致该项专利权被撤销一节，与本案无涉，本院不予采纳。 
    作为技术转让方，三众研究院应负有保证紫微星公司掌握受让技术的义务。在合同中，双方未明确约定技术转让义务应完成的时间。对于三众研究院提供的紫微星三众公司销售涉案转让技术产品的合同，因紫微星三众公司由紫微星公司与三众机械公司共同出资经营，目的是为生产、销售涉案技术产品。三众机械公司为履行该联营合同的出资义务曾提供了其生产的涉案技术产品，而紫微星三众公司在成立后，为经营运转，是可以销售其提供的上述产成品的，因此，该证据不能证明在紫微星公司得知“多孔墙板挤压机”专利权被撤销时已经掌握了受让技术。鉴于紫微星公司与三众研究院未在合同中明确约定转让完成的时限，考虑到紫微星公司尚未掌握涉案技术，以及“多孔墙板挤压机”专利权已被撤销的事实，涉案合同应予解除。紫微星公司应返还已收到的技术资料，并对其已知悉的技术内容负有保密义务。三众研究院亦应返还已收取的技术转让费，并按照约定承担相应的违约责任。因三众机械公司与王鼎并非合同的当事人，与本案合同的权利义务履行无关，对紫微星公司要求其承担连带返还义务的请求，本院不予支持。 
    综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十一条第一款第（二）项、第九十二条、第一百零七条和第一百一十三条第一款之规定，判决如下： 
    一、 解除北京市紫微星实业总公司与沈阳市三众新型建材机械研究院于一九九九年十二月一日签订的关于“工业灰渣混凝土空心隔墙条板成套生产设备工业化生产技术”的技术转让合同及于二ООО年五月二十九日签订的补充协议； 
    二、自本判决生效之日起十日内，北京市紫微星实业总公司向沈阳市三众新型建材机械研究院返还技术转让文件三十五册，包括：图纸十九册、加工件标准价格四册、外购件标准价格四册、外协加工件业务书四册、销售管理一册、售服工作管理制度及应知应会一册、售服档案一册、专利项目证书一册; 
    三、北京市紫微星实业总公司对已知悉的涉案技术内容承担保守秘密的义务； 
    四、自本判决生效之日起十日内，沈阳市三众新型建材机械研究院向北京市紫微星实业总公司返还技术转让费一千三百六十万元； 
    五、自本判决生效之日起十日内，沈阳市三众新型建材机械研究院按照技术转让费一千三百六十万元向北京市紫微星实业总公司支付利息（按中国人民银行同期贷款利率计算，自二ООО年七月二十八日至实际给付之日止）； 
    六、驳回北京市紫微星实业总公司的其他诉讼请求。 
    案件受理费89 702元，由沈阳市三众新型建材机械研究院负担（于本判决生效之日起7日内交纳）。 
    如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于北京市高级人民法院。

审　判　长　　邵明艳  
代理审判员　　何  暄  
代理审判员　　张晓津 

二ОО三年九月八日

书　记　员　　周晓冰